Liens commerciaux : le dénouement de l’affaire « Zale.com »

A l’instar de l’actualité juridique française, les contentieux en matière de liens commerciaux aux Etats-Unis se suivent mais ne se ressemblent pas... du moins pas toujours. En l’espèce, le propriétaire de la marque « The Dating Ring » avait engagé une action contre la société « Zales.com » sur le fondement de la contrefaçon de marque, cette dernière ayant fait l’acquisition du mot-clé « dating ring » pour ses diverses campagnes de publicités ciblées organisées via les moteurs Google et Yahoo !. Pour sa défense, Zales.com rappela au juge la décision rendue le 30 mars 2006 dans l’affaire « Merck » dans laquelle l’achat d’un mot-clé protégé au titre d’une marque ne fut pas considéré comme une contrefaçon. De plus, elle souligna l’absence de toute reproduction de la marque « dating ring » sur un de ses produits ou sur son site web.
Cette argumentation aurait pu convaincre le juge new-yorkais devant lequel l’affaire était présentée si un fait particulier n’était pas venu faire la différence dans cette espèce par rapport aux affaires « Merck » et « Rescuecom » mentionnées en tant que précédents jurisprudentiels. En effet, lorsqu’un utilisateur entrait le mot-clé « dating ring » dans le champ de recherche, la publicité en faveur de Zales.com s’affichant sur la droite de l’écran reproduisait dans le corps du texte la marque protégée. Ainsi, si la jurisprudence a pu conclure par le passé à une absence de contrefaçon dans les affaires précitées, les annonceurs visés n’avaient jamais reproduit la marque protégée au sein même de leur message publicitaire à l’inverse de Zales.com. Cette condamnation paraît alors fondée puisqu’en l’espèce, l’usage fait de la marque pouvait gravement nuire à la détermination de l’origine des produits proposés. Pour Eric Goldman, professeur de droit à l’Université de Santa Clara et partenaire de Spiderlaws.com, « cette décision valide implicitement la politique de Google qui laisse les annonceurs acheter des mots-clés protégés au titre du droit des marques et condamne, en revanche, l’utilisation de marques protégées dans le texte des publicités référencées ». D’ailleurs, il n’a pas manqué de souligner que sous l’empire de la nouvelle loi adoptée par l’Utah, une telle affaire aurait mené à une décision différente puisque ce texte permet aux titulaires de droits sur une marque de s’opposer à son utilisation en tant que mots-clés, sans même se soucier de l’usage ou non de cette marque dans le texte de la publicité référencée. Enfin, concernant les conséquences probables de cette décision « Zales.com », il convient de ne pas être catégorique en ce sens que toute utilisation d’une marque protégée dans le corps de texte de la publicité n’est pas immanquablement constitutive d’une contrefaçon. En effet, une publicité proposée par un site de comparaison de produits dans laquelle apparaîtraient des marques protégées ne devrait pas être considérée comme une contrefaçon par une juridiction américaine.
Au final, cette nouvelle décision ajoute une pierre à l’édifice du droit positif américain en matière de liens commerciaux. En comparaison avec la jurisprudence française en la matière, une relative sécurité juridique semble être de plus en plus atteinte Outre-atlantique. Toutefois, le principe posé par les arrêts « Merck » et « Rescuecom » et implicitement confirmé dans cette nouvelle affaire selon lequel « l’achat d’un mot-clé protégé au titre du droit des marques ne constitue pas en lui-même une contrefaçon » pourrait encore être remis en cause. A l’appui de cette incertitude, il convient de faire référence à la décision rendue, le 18 avril dernier, par le juge californien Jeremy Fogel dans l’affaire « American Blind & Wallpaper Factory » qui est beaucoup moins catégorique sur l’exclusion de principe de la contrefaçon marque en cas d’achat de mots-clés éponymes.